マドプロによる国際登録 手続きの流れ

 

 他の国で商標登録する方法として、

 

(1) 商標登録をしたい国に、個別に商標出願し、登録する方法

(2) マドプロ(マドリッド協定議定書)に基づく国際登録により、商標登録する方法

 

この2つの方法があります。詳細な説明は、こちら

 

ここでは、この2つの方法のうち、(2)のマドプロに基づく国際登録によって、他国で商標登録する手続きの流れについてご説明いたします。

 

1.日本での商標出願または商標登録

日本の企業または個人がマドプロに基づく国際登録をするにあたっては、まず大前提として、その基礎となる日本での商標出願(または防護標章登録出願)または商標登録(または防護標章登録)がなされている必要があります。

マドプロに基づく国際登録出願は、日本での商標出願または商標登録等のいずれかを基礎として出願することになります。

 

ここで、「日本での商標出願または商標登録のいずれかを基礎として」とは、どういう意味でしょうか?

マドプロに基づく国際登録出願の願書(MM2フォーム)には、下記について記載する項目があります。

 

BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION

 

Basic application number  / Date of the basic application 

Basic registration number  / Date of the basic registration

 

日本語では、「基礎出願または基礎登録」と呼ばれており、基礎出願または基礎登録の、番号および日付を記載しなければなりません。

日本での商標出願(または防護標章登録出願)が基礎出願であり、日本での商標登録(または防護標章登録)が基礎登録となります。

 

そして、マドプロに基づく国際登録出願は、この日本での商標出願または商標登録との関係で、次の3つの条件を満たしていなければなりません。

マドプロに基づく国際登録出願は、日本での商標出願または商標登録と、

  1. 標章が同一であること
  2. 指定商品・役務が同一またはその範囲内であること 
  3. 出願人が、その出願人または名義人と同一であること

つまり、マドプロに基づく国際登録出願は、日本での商標出願または商標登録との同一性(指定商品・役務については、同一またはその範囲内であること)が求められるのです。これが、上述した「日本での商標出願または商標登録のいずれかを基礎として」という意味になります。

 

マドプロに基づく国際登録出願の願書を提出すると、これら3条件を満たしているか、日本の特許庁が審査します。

 

このように、マドプロに基づく国際登録により外国での商標登録をする場合には、日本国内での商標出願または商標登録が必要であり、かつその商標出願または商標登録と同一(指定商品・役務については、同一またはその範囲内)であることが要件となります。

 

マドプロに基づく国際登録により外国での商標登録する可能性がある場合には、国内での商標出願を準備する際にこれらのことを念頭に置いて、商標出願の内容を決めることをお勧めいたします。

 

2.WIPO国際事務局への手数料の納付

国際登録出願の手数料を、WIPO国際事務局に納付します。支払い通貨は、スイスフランです。

 

手数料の納付金額の計算は、WIPOのウェブサイトにある「Fee Calculator」で行うと便利です。

 

  • 基本手数料
    商標が白黒(グレーを含む)の場合 653スイスフラン
    商標が色彩ありの場合       903スイスフラン
     
  • この基本手数料に加え、指定する締約国が定める付加手数料、追加手数料、個別手数料がかかります。

 

締約国ごとに支払いが必要な手数料の種類・金額が異なりますので、納付すべき手数料の合計金額を算出するにあたっては、上述の「Fee Calculator」を使って確認することをお勧めいたします。

 

納付方法は、次の2つのいずれかを選べます。

  1. WIPOの銀行口座への振込み
    手数料の合計金額を、スイスフラン建てで送金します。
    この納付方法を選択する場合には、「3.出願願書MM2フォーム等の提出」に記載した出願書類を特許庁へ提出するより前に、WIPO国際事務局への手数料の納付を完了しておく必要があります。

  2. 国際事務局に口座を開設している(する)場合には、その口座からの引落し
    MM2フォームの「INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT」の欄にチェックを入れ、口座番号等の必要事項をフォームに従って記載するだけでよいため簡単です。

マドプロによる国際登録の制度を継続的に利用している会社や事務所等では、WIPOへの手数料の納付が頻繁に発生するため、国際事務局に口座を開設しているところが多いかもしれません。手数料の支払いが発生した際、口座からの引落しを指示するだけでよいという納付方法は便利ですし、かつ銀行等へ支払う送金手数料等の削減にもつながるため、活用されているのではないかと考えます。

 

一方で、それほど頻繁にはWIPOへの支払いが必要でない場合などは、WIPOの銀行口座への振込みによって納付する方法が、一般的に使われているのではないでしょうか。

 

3.出願願書MM2フォーム等の提出

MM2 Form
MM2 Form
日本国特許庁への国際登録出願の手数料の納付書見本
特許庁へ支払う手数料の納付書
MM18 Form
MM18 Form
MM17 Form
MM17 Form

 

国際登録出願に必要な書類を準備し、日本の特許庁に提出します。

  1. MM2フォーム
    国際登録出願の願書。英語で記載します。手書きは認められません。
    注意書きを確認しながら、フォーム内の記載が必要な部分を埋めていきます。

    例えば、商標登録をしたい国はどこに記載するかというと...
    フォーム内に「DESIGNATIONS」という項目があり、国・地域名が記載されています。その中から保護を求める国を選び、その横のチェックボックスにチェック印を入れます。
     
  2. 特許庁へ支払う手数料の納付書
    日本国特許庁へ支払う国際登録出願の手数料の納付書を提出する必要があります。
    手数料は、9,000円(2018年4月17日現在)で、その金額分の特許印紙を貼付けて提出します。現金納付・電子現金納付による納付も可能です。

 

上記のほか、以下の場合には、次の書類が必要となります。

  • 米国を指定する場合
    MM18フォーム(「DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERIC」標章を使用する意思の宣言書)を、MM2フォームと同時に提出する必要があります。

  • EU(欧州連合)を指定して国際登録出願するときに、EU加盟国内で既に保有する先の国内登録(または国際登録)についてシニオリティを主張する場合
    MM17フォーム(「CLAIM OF SENIORITY – EUROPEAN UNION」シニオリティの主張)を、MM2フォームと同時に提出する必要があります。
    1枚のMM17フォームには、1加盟国の1商標登録についてのみ記載可能です。つまり、1加盟国で同一の標章について複数の商標登録を保有している場合や、複数の加盟国で同一内容の商標登録を保有している場合であっても、各加盟国ごと、かつ各商標登録ごとに1枚のMM17フォームを作成します。

 

基本的には、特許庁がMM2フォームを受領した日が、国際登録日となります。

 

3.日本国特許庁での審査

日本の特許庁は、基礎出願または基礎登録と比較して、上述の同一の条件を満たしているかを主に確認します。

同一の条件を満たしていない場合や、その他の方式的な不備が見つかった場合は、通知がなされます。
その後、日本国特許庁は受理した願書を、WIPO国際事務局に送付します。

 

4.WIPO国際事務局での審査

日本国特許庁から送付された国際登録出願の願書を受領後、今度はWIPO国際事務局において審査がなされます。

WIPO国際事務局では、主に以下の点が審査されます。

  1. 指定商品・役務が、ニース国際分類に沿って正しく分類されているか
  2. 指定商品・役務の表示が、ニース国際分類に基づき「極めて不明確」等ではないか
  3. WIPOに支払われた国際登録出願の手数料が不足していないか

審査が完了すると、「国際登録簿」に記録がなされ、指定国に指定されたことを知らせる通報がなされます。

 

5.各指定国での審査

通常の商標出願と同様に、指定された国々で、その国の法律・基準等に基づき、審査・異議申立の公告等がなされます。

マドプロでは審査期間が決まっており、各指定国は、拒絶理由が見つかった場合には、国際事務局が指定通報を送付した日から1年または18カ月以内に、国際事務局経由で、出願人に暫定的拒絶通報(Notification of Provisional Refusal)を送付します。

 

拒絶の通報がなされた場合には、多くの場合、その通報をした国の資格を有する弁護士・弁理士などに依頼して、その国の特許庁を相手として、拒絶理由を解消するための対応をする必要があります。

 

6.各指定国での保護

審査の結果、保護が認められると、その指定国において、国際登録日から10年間が権利期間として保護されます。

 

7.更新手続き

存続期間は、国際登録日から10年です。権利期間が満了する前に、更新手数料を支払うことで、更に10年間、各指定国において商標が保護されます。